« 新聞を読んでいたら高輝度青色LEDの基本特許が切れると新規参入が加速する旨の記事がありました。また、薬局で「特許が切れたジェネリック薬品にしますか。」と聞かれました。特許切れってどのようなことをいうのでしょうか? | メイン | 自社商品である酒の名称について日本においては商標権を取得し、日本国内で販売してきましたが、この商品を輸出することになりました。日本で商標権を取得していれば、その効力は輸出国においても及ぶのでしょうか? »

新製品を開発しましたが、技術内容が既存品の改良なので特許出願しても拒絶されるのではないかと考えてしまい、出願しようか迷っています。どのようにしたらよいでしょうか?

(1)特許出願するか否かを判断する場合に最も重要なのは、技術内容が企業にとって法的保護が必要であるか否かである。特許性が低いと思われる場合でも、その技 術が当該企業にとって法的保護が必要である場合は特許出願することもあり、また特許性が高いと思われる場合でも当該企業にとって法的保護の必要性がない技 術であれば特許出願する必要はないことになる。
特許されるか否かは専門的であり、その判断は専門家でも難しいことが少なくない。特許出願の審査において、拒絶の根拠となる証拠(以下、引例という。)は 必ずしも1件ではなく、複数の引例の存在を理由に拒絶されることが多い。すなわち、特許出願1件に対し引例Aと引例Bとが特許出願日より先に公開されてお り、引例Aの発明と引例Bの発明の両方が存在していることを理由に容易に考え付くものであるとされ、進歩性がないとされる場合がある。このように複数の引 例が組み合わされることを想定して特許性を判断することは容易ではない。

(2)対応策としては、先願・先登録調査を行う方法もある。特許出願は出願日から1年6ケ月を経過すると出願公開され、実用新案登録出願は登録されると公 開される。これらは特許庁で公開しているデータベースである特許電子図書館(IPDL)等を用いて検索することができる。従って、開発した技術内容と似た 内容の特許出願等があるかどうかを調査することも可能だ。ただし、上記したように特許出願は出願日から1年6ケ月経過して公開される。言い換えれば出願日 から1年6ケ月間は公開されず調査対象に含めることはできないので注意が必要だ。また専門家でも完全な調査は容易ではなく、調査費用が出願費用を上回るこ とも珍しくないので、調査は簡単なものにして出願を行うなどのケースバイケースの判断が必要である。

(3)特許出願を行い、審査請求を保留しておく手もある。特許出願は特許庁に提出しただけでは審査されず、審査請求をしたものだけが審査される。審査請求 を保留しておくことができる期間(審査請求期間)は出願日から3年である。従って、まずは特許出願を行い先願権を確保して、それから審査請求をするか否か を検討するという手もある。審査請求をしないまま3年経過すると、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。但し、この取り下げられたものとみなさ れた特許出願(先願という。)より後に出された同じ内容の他人の特許出願は先願の存在によって拒絶されることになる。よって、特許出願は他人が同じ内容の 特許権を取得するのを阻止する効果もある。

参考文献
特許法概説 第13版 吉藤幸朔 著 熊谷健一 補訂 (有斐閣)